Решение № 1573 от 16.12.2020, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 1573 гр. София , 16.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 6-ТИ ТЪРГОВСКИ в публично заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател:

Членове:

Секретар:

Иван Иванов

Зорница Хайдукова

Валентин Бойкинов

Невена Б. Георгиева като разгледа докладваното от Зорница Хайдукова Въззивно търговско дело № 20201001002485 по описа за 2020 година

Производството е по чл. 258 ГПК - чл. 273 ГПК.

Образувано е въззивна жалба на ответника „Фионна козметикс“ ЕООД срещу решение № 542/10.04.2020г. по т.д. 3051/2017г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI – 21 с-в, в частта му, с която са уважени предявените от ищеца „Рефан България” ООД срещу ответника „Фионна козметикс” ЕООД искове по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО/отм./, вр. чл. 13, ал.

1, т. 2 ЗМГО/отм./ за установяване на нарушението на правата на ищеца „Рефан България” ООД върху търговска марка триизмерна рег. № 78008, осъществявано в периода 01.01.2012г. до 01.11.2017г., и за установяване на нарушението върху търговска марка триизмерна рег. № 86121, осъществявано в периода 01.01.2013г. до 01.11.2017г., и са уважени искове по чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО/отм./, вр. чл. 76 а ЗМГО/отм./ като ответникът е осъден да заплати обезщетение за вредите от нарушенията в размер на сумата 50 лв. за нарушение на правата върху търговска марка триизмерна рег. № 78008, осъществявано в периода 01.01.2012г. до 01.11.2017г., и 50 лв. за вредите от нарушението върху търговска марка триизмерна рег. № 86121, осъществявано в периода 01.01.2013г. до 01.11.2017г., и на ищеца са присъдени разноски по делото. Жалбоподателят поддържа решението в обжалваните му части да е 1 неправилно предвид постановяването му при допуснати процесуални нарушения, предвид необоснованост на съдебния акт и с оглед постановяването му в нарушение на материалния закон. Излага основните изводи на първоинстанционния съд, обосновали решението в обжалваната му част, а именно, че съдът не може да преразглежда предпоставките за регистрация на търговска марка и в частност нейната отличителност, да са противни на закона, като поддържа задължение на съда при преценка вероятността от объркване на потребителите да е извършването на преценка за отличителността на регистрираната марка.

Излага и съобразно задължителната съдебна практика на СЕС по дело С- 251/95г. отличителността на търговската марка да е от основно значение при преценка вероятността от объркване на потребителите, като колкото по –ниска е отличителността на марката, толкова по-малко вероятно е потребителите да свържат стоката с по-рано регистрираната марка. Цитира в същия смисъл да е и решението на СЕС по дело С – 342/97г. Излага розата да се приема и за символ на България, по която причина и на марката на ищеца с форма на розов цвят да не може да бъде призната дори нормална отличителност, а ако има такава, то тя не е във формата на цвят, а във визуалните особености на конкретното цвете – формата и разположението на листенцата, дълбочината на релефа и т.н. Жалбоподателят оспорва като необосновани и изводите на първоинстанционния съд за сходство между притежаваните от ищеца марки и произвежданите и предлагани за продажба от ответника стоки с доводи съдът немотивирано да е кредитирал заключението по приетата по делото СМЕ, без да направи дори бегла преценка между доминиращите и отличителни елементи на знаците.

Поддържа произвежданите от него стоки да се отличават съществено в отличителните си елементи от притежаваните от ищеца търговски марки като са налице разлики, както във формата, така и във външния им вид, а обща да е само концепцията за розов цвят. Сочи СМЕ да не е направила реален анализ за сходство, както и да не е обосновала извод за вероятност от объркване, а съдът въобще да не е изследвал последния задължителен за преценка предвид нормата на чл. 13 ЗМГО/отм./ правен въпрос. Оспорва като неправилни и формираните от първоинстанционния съд изводи във връзка с доказаните от ответника права върху промишлен дизайн на Общността рег. с № 003773068-0001. Излага съобразно разпоредбата на чл. 19, параграф 1 от Регламент 6/2002г. регистрираният дизайн да дава изключително право на притежателя му да го използва, по която причина и ответникът е в правото си да ползва дизайна във форма на розов цвят за регистрираните стоки – сапуни и свещи. Поддържа грешният извод на съда, че регистрираните с по-ранен приоритет марки на ищеца могат да доведат до ограничаване правата на ответника по регистрирания промишлен дизайн, да почиват да неправилна интерпретация на нормативната уредба.

Поддържа по отношение на претенцията на ищеца да следва да намери приложение разпоредбата на чл. 27, ал. 1 ЗМГО/отм./, която изключва правото на ищеца да се противопостави на ползването на знака на регистрираната по-рано марка предвид доказаните по делото обстоятелства да е търпял ползването на знака от ответника за период по-дълъг от пет години, като страните са имали и дори общи дистрибутори, от където следва и да е знаел за ползването. По изложените доводи моли за отмяна на решението в обжалваните му части и постановяване на друго, с което предявените искове да бъдат 2 отхвърлени като неоснователни. Претендира присъждане на разноски по делото.

С депозирана в срок насрещна въззивна жалба ищецът, „Рефан България“ ООД, обжалва решение № 542/10.04.2020г. по т.д. 3051/2017г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI – 21 с-в, в частта му, с която са отхвърлени предявените от ищеца „Рефан България” ООД срещу ответника „Фионна козметикс” ЕООД искове по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО/отм./, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО/отм./ за установяване на нарушение на притежаваните от „Рефан България“ ООД национални търговски марки № 79100, № 79104, № 79105, № 79106, № 79114, № 79115, № 79116, № 79117, № 79118, № 83770, № 83771, № 84392, № 84393, №

84394, № 84395, № 84540, № 84541, № 85538 и № 85566, и искове по чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО/отм./ за присъждане на обезщетение за нарушенията за периода 01.01.2012г. до 01.11.2017г. в размер на по 50 лв. за нарушението на всяка от марките. Оспорва решението като необосновано в тази му част и като постановено в нарушение на материалния закон.

Излага от събраните по делото доказателства да се установяват всички въведени от него с исковата молба твърдения, а именно да е притежател на процесните марки, ответникът да произвежда и продава стоки от същия клас, които са сходни на притежаваните от ищеца марки, с което и нарушава правата му върху последните. Оспорва като необоснован изводът на съда, че липсва сходство между марките на ищеца и предлаганите от ответника стоки, като поддържа и съобразно заключението на вещото лице по СМЕ да е налице сходна композиция. Поддържа, доколкото стоките са идентични, идентични са и релевантния кръг потребители и начините на реализация на пазара, то установеното сходство между стоките да е достатъчно да доведе потребителите до объркване. Сочи последното да се установява и от показанията на разпитания свидетел Г. Й., според който стоките са идентични на външен вид, като тези на ответника само са малко по-големи. Жалбоподателят поддържа последното мнение на потребител да е показателно за реалната опасност от объркване на потребителите на стоки от този клас, предвид на което и безспорно да се установява нарушаването на правата му по процесните национални търговски марки. По изложените доводи моли решението да бъде отменено в обжалваните от него части и да бъде постановено друго, с което исковете му по чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗМГО/отм./ да бъдат уважени и в тази им част.

И двете страни оспорват жалбата на насрещната страна.

При изпълнение правомощията си по чл. 269 ГПК настоящият въззивен състав намира обжалваното решение за валидно, допустимо и правилно по следните мотиви:

По въззивната жалба на ответника „Фионна козметикс“ ЕООД:

Видно от сезиралата съда искова молба ищецът е заявил искане до съда за установяване на нарушението от ответника на правата му над национална търговска марка № 78008 – триизмерна, и национална търговска марка № 3

86121 – триизмерна, чрез използването на знаци глицеринови сапуни в овална форма на цвят на цвете роза или стилизирано цвете от ответника в търговската му дейност чрез производство, продажба и реклама на идентични стоки със стоките по марките на ищеца, и за осъждане да му заплати обезщетение за нарушението. Обосновал е искането си до съда с изложени твърдения използваните от ответника триизмерни знаци за предоставянето на идентични стоки – сапуни, да са сходни с неговите защитени търговски марки, което създава вероятност от объркване на потребителите, включително възможност за свързване на знака на ответника с марката на ищеца.

С исковата молба стоките на ответника и ползваните от него знаци под формата на сапуни с кръгла форма на цвете роза или друго цвете са онагледени със снимков материал, инкорпориран в самата искова молба, и чрез приложени към последната снимки за закупени стоки на ответника.

При така очертания предмет на спора правилно според настоящия състав на съда първоинстанционният съд е дал правна квалификация на исковете като е подвел последните под нормите на чл. 76, ал. 1 ЗМГО/отм./, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО/отм./ и чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО/отм./, вр. чл. 76а ЗМГО/отм./ като приложим към отношенията материален закон, доколкото с приетия след процесните периоди Закон за марките и географските означения, обнародван в ДВ бр. 98 от 13.12.2019г., не е придадено обратно действие на разпоредбите му по смисъла на чл. 14 ЗНА.

Предявените от ищеца първи искове са за установяване нарушение на правата му върху националните марки.

Като носител на правото върху търговска марка, регистрирана по националния закон, ищецът разполага с даденото му по силата на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО/отм./ правомощие да забрани на трети лица да използват без негово съгласие в търговската си дейност знак, който, поради неговата идентичност или сходство с марката му и идентичността или сходството на стоките/услугите, за които е регистрирана марката, с тези, които са обозначавани със знака, създава вероятност от объркване на потребителите, поради свързване на знака с марката.

4

Доколкото законът не изключва изрично определени лица от тази категория, това правомощие може да бъде упражнено спрямо всеки, включително и срещу лице, което е регистрирало по-късно своя идентична или сходна национална търговска марка - т.е. при наличие на относителното основание за отказ по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО /отм./, или срещу лице, което разполага с авторски права или право на индустриална собственост, вкл. и срещу лице притежател на по-късна регистрация на промишлен дизайн. Този извод произтича по аргумент от разпоредбите на чл. 26, ал. 3, т. 1 и т. 5 ЗМГО/отм./, които допускат колизията между последните права.

Колизията на права, съобразно даденото разрешение в ЗМГО/отм./ чл.

38б, вр. чл. 12, ал. 1 ЗМГО /отм./ и чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността следва да бъде разрешена чрез прилагането на основополагащият и за двата нормативни акта принцип на приоритет на по-ранната заявка.

Такъв извод следва от чл. 27, ал. 1 и чл. 26 ЗМГО /отм./, допускащи паралелно съществуване на две марки, или регистрирани други права върху знака, регистриран като търговска марка. Други ограничения на правото върху регистрирана марка в полза на трети лица, притежаващи права върху последваща търговска марка или регистриран промишлен дизайн за същия знак, не са предвидени в националното законодателство.

В този смисъл е и даденото разрешение с Директива (ЕС) 2436/2015 на Европейския Парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на марките, транспонирана в ЗМГО/отм./, като с параграф 17 от преамбюла на акта се предвижда, че законодателствата трябва да имат за цел да се гарантира правната сигурност и пълното съответствие с принципа за приоритет, по която причина и не следва да се засягат правата на по-рано регистрирана марка от по-късна регистрация. В последния смисъл е и параграф 30 от Директивата и чл. 16 от Споразумението ТРИПС. Правото на пряк иск за установяване на нарушението на търговска марка срещу притежател на последваща регистрация, без да е необходимо задължително преминаване през процедурата по искане заличаването на последващата регистрация, се признава нарочно и с разпоредбата на чл. 18 от Директивата, която установява пределите на защита в последния процес от притежателя на по-късно регистрираната марка.