Решение № 191 от 01.04.2021, Апелативен съд - София

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 191 гр. София , 31.03.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 6-ТИ ТЪРГОВСКИ в публично заседание на седемнадесети март, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Членове:

Иван Иванов

Зорница Хайдукова

Валентин Бойкинов като разгледа докладваното от Валентин Бойкинов Въззивно търговско дело № 20211001000139 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С Решение № 260302 от 06.11.2020г., постановено по търг. дело № 185/2020 г., Софийски градски съд, Търговско отделение, 20 състав са отхвърлени предявените от „Л. Ц.“ООД срещу И. Т. М. за искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО (отм.) за установяване факта на извършено нарушение на национална търговска комбинирана марка със словен елемент „Л. Ц.“, рег. № 92715 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги в класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и национална търговска комбинирана марка със словен елемент „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги от класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и за осъждането му да преустанови нарушението, както и предявените срещу И. Т. М. и „М.и Естетикс“ООД, искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) за присъждане на обезщетение за вреди от противоправното използване на горепосочените марки в размер на по 250 лв. за всяка марка и по отношение на всеки ответник.

Срещу така постановеното решение е подадена въззивна жалба от „Лазар Ц.“ООД, чрез процесуалния му представител адв. Ат.К., с която се обжалва първоинстанционното решение, като неправилно с искане да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове да бъдат уважени, с присъждане на разноски, по съображения подробно изложени в жалбата.

1

Извършена е размяна на книжата съгласно изискванията на чл.263, ал.1 ГПК, като по делото въззиваемите страни И. Т. М. и „М.и Естетикс“ООД са депозирали отговор на въззивната жалба, с който се заявява становище за неоснователността на въззивната жалба по съображения изложени в отговора.

Софийски апелативен съд, намира, че въззивната жалба като подадена в законоустановения срок и срещу подлежащ на инстанционен контрол съдебен акт, е процесуално допустима. След като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, съобразно изискванията на чл.235 от ГПК във вр. с чл.269 от ГПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна :

Въззивната жалба е процесуално допустима – същата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, изхожда от легитимирана страна, имаща право и интерес от обжалване, насочена е срещу валиден и допустим съдебен акт, подлежащ на обжалване.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба на „Л. Ц.“ООД в която са изложени твърдения, че притежава права върху комбинирана марка със словен елемент „Л. Ц.“, рег. № 92715 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги в класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и комбинирана марка със словен елемент „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги от класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г. Поддържа, че марките били регистрирани с цел юридическа защита на осъществяваната от него дейност, свързана с услугата „лазерна епилация“, която считано от 2009 г. се предлагала и чрез регистрирания от него домейн www.lazercentar.com. Ищецът сочи, че през 2018 г. ответникът И.М. недобросъвестно заявил за регистрация домейн www.lasercenter.bg, чиято словна част имала висока степен на сходство с тази на домейна на ищеца, както и със словната част на регистрираните от него марки. От своя страна ответникът „М.и Естетикс“ООД използвал така регистрирания домейн в осъществяваната от него търговска дейност, което личало от изобразената в сайта търговска марка „Лазерна епилация Пловдив“, регистрирана от името на търговското дружество. Наред с това двамата ответници използвали израза „laser center“ и в социалната онлайн платформа „Фейсбук“, където рекламирали извършването на услуги, идентични с тези, за които са регистрирани процесните марки.

Според ищеца с тези действия ответниците заблуждават потребителите относно действителния собственик на марките, а той търпи имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от несключването на лицензионен договор с нарушителите за правомерното използване на марките. Поради изложеното ищецът моли съда да установи факта на нарушението на процесните марки, извършено от страна на ответника И. Т. М. и да го осъди да го преустанови, както и да осъди двамата ответници да му заплатят обезщетение за претърпените вреди, който иск предявява като частичен в размер от по 250 лв. за всяка марка и по отношение на всеки ответник.

2

В срока за отговор на исковата молба ответниците И. Т. М. и „М.и Естетикс“ООД са оспорили предявените обективно съединени искове като са изложили твърдения, че процесните марки са регистрирани в нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗМГО.

Поддържали са, че словният елемент „лазер център“ е обичаен както в говоримия език, така и в търговската практика, свързана с предоставяне на услуги от вида на лазерната епилация, и е указание за техния вид. Това се доказвало и от обстоятелството, че са налице и други регистрирани търговски марки, включващи словосъчетанието „laser center“, което било видно от справка в Патентното ведомство. Ответниците отричат да е налице сходство и съответно опасност от объркване на потребителите относно притежанието на регистрираните марки и предоставяните от тях услуги, тъй като марките на ищеца били комбинирани и доминиращ бил несловният им елемент. Сочат също, че ищецът не е използвал марките си и не е довел с действията си до тяхната отличителност. Оспорват настъпването на вреди и техния размер, като твърдят, че не може да се претендира едновременно обезщетение за двете марки. С оглед на всичко изложено ответниците са поискали съдът да постанови решение, с което да отхвърли предявените обективно съединени искове като неоснователни и недоказани.

За установено от фактическа страна, настоящият състав намира следното:

Между страните не се спори, а и се установява от представения по делото и приет като доказателство документ на л. 8, че ищецът „Л. Ц.“ООД притежава права върху комбинирана марка със словен елемент „Л. Ц.“, рег. № 92715 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги в класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г.

Между страните не се спори, а и се установява от представения по делото и приет като доказателство документ на л. 9, че ищецът „Л. Ц.“ООД притежава права върху комбинирана марка със словен елемент „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги от класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г.

Видно от представената по делото и приета като доказателство Справка от „Регистър БГ“ЕООД на 31.07.2018г. ответникът И. Т. М. е заявил за регистрация националния домейн www.lasercenter.bg, за която словна част ищецът твърди да имала висока степен на сходство с тази на домейна на ищеца, както и със словната част на регистрираните от него марки.

Видно е също така от представения по делото и приет като доказателство документ на л.12, че ответникът

„М.и Естетикс“ООД е ползвател на сайтът с домейн www.lasercenter.bg тъй като в същия е посочено, че е и ползвател на комбинирана търговска марка с наименование „Лазерна епилация Пловдив“, което обстоятелство е и видно от документа намиращ се на л. 14.

Между страните не се спори, а и се установява, че ответниците са създали и две „фейсбук“ страници „Лазерна епилация Пловдив- Ivan Malinov“ и “Malinovi laser center“ 3 като от последната е видно, че те използват наименованието „laser Center“, като между страните няма спор, че са рекламирани извършването на услуги, идентични с тези, за които са регистрирани процесните търговски марки.

От приетата и неоспорена от страните съдебно-маркова експертиза се установява, че по – ранните марки на ищеца „Л. Ц.“, рег. № 92715 на ПВ и „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ се състоят от наименованията : Л. Ц./ Laser Center, изписани по специфичен начин с образен, фигуративен елемент- жена или „фея“ с крила.

От друга страна, използваните от ответниците означения са домейн www.lasercenter.bg и изображенията, състоящи се от наименованията „Malinovi laser center“ и ML Malinovi Laser Center.

Доколкото, според вещото лице, оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части или типични звукосъчетания в началото или в края на думата, означенията www.lasercenter.bg/домейна на ответника/ и :

Л. Ц./ Laser Center- марките на ищеца, са фонетично сходни във висока степен.

Означенията „Malinovi laser center“ и ML Malinovi Laser Center и Л. Ц./ Laser Center фонетично също са сходни като се вземе предвид съвпадението в частта Laser Center.

Сходството според вещото лице е в средна степен, тъй като означенията, използвани от ответника започват с думата М.И/MALINOVI, която няма еквивалент в мерките на ищеца.

По отношение на визуалното сходство се основава на визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др. и поради това според експерта означенията „Malinovi laser center“ и ML Malinovi Laser Center/използвани от ответника/ и Л. Ц./ Laser Center/марките на ищеца/ са визуално сходни в ниска степен, доколкото марките на ищеца имат специфични образни елементи, а именно : специфичен шрифт на изписване на словната част; характерна и отличителна фигуративна част, заемаща централно място в композицията на образа.

В случая според вещото лице наличието на сходство се определя от съвпадението на словните елементи- Л. Ц./ Laser Center/марките на ищеца/ и Laser Center/използвани от ответника/, като степента е ниска поради визуалните различия в образните елементи на означенията.

По отношение на преценката за смислово сходство, основаваща се на смисловото значение на думите, според вещото лице между марките на ищеца Л. Ц./ Laser Center и използваните от ответника словосъчетания Л. Ц. и Laser Center е налице 4 смислова идентичност, тъй като и двете словосъчетания имат смисъла на „лазерен център“.

На тази база вещото лице обобщава заключението си, че марките „Л. Ц.“, рег. № 92715 на ПВ и „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ и използваните от ответниците означения Malinovi laser center“ и ML Malinovi Laser Center и Л. Ц./ Laser Center са сходни в средна степен, което се определя от сходството в словните елементи и съществуващите разлики във фигуративната част на марките на ищеца.

Съгласно заключението на вещото лице визираните две марки и домейнът www.lasercenter.bg се отнасят до едни и същи услуги по международната Ницска класификация съгласно представените по делото данни и информация, а именно услуги, свързани с лазерна епилация и консултации в сферата на лазерната епилация.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна :

При очертания от ищеца предмет на спора правилно според настоящия състав на съда първоинстанционният съд е дал правна квалификация на исковете като е подвел последните под нормите на чл. 76, ал. 1 ЗМГО/отм./, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО/отм/ доколкото ищеца твърди защита върху притежавани от него регистрирани търговски марки като към датата на която се твърди да е започнало процесното нарушение през месец юли 2018г. приложим нормативен акт се явява ЗМГО/отм./ и с оглед принципа, че моментът на извършване на нарушението определя приложимото материално право и при липсата на изрична уредба в обратния смисъл предвидена в новоприетия нормативен акт, приложима ще бъде уредбата на отменения ЗМГО.

Съгласно разпоредбата на Чл.73, ал.1, т.1 от ЗМГО/отм./ нарушение на правото на регистрирана марка съставлява поставянето на марката върху материал, предназначен да се използва за етикетиране или опаковане на търговски книжа или за рекламиране на стоки или услуги, ако лицето, което извършва тези действия знае или има основание да счита, че поставянето на марката е без съгласието на притежателя. От друга страна правото върху марка е изключително. То се придобива чрез регистрация- Чл.10 ЗМГО и включва според Чл.13 от същия нормативен акт правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен с неговия.