Решение № 1951 от 27.11.2015, Софийски градски съд

Р Е

Ш Е Н

И Е гр. София, 27.11.2015 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VI-5 състав, в открито заседание на петнадесети октомври, две хиляди и петнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ХАЙГУХИ

БОДИКЯН при секретаря А.С., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 6776 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе пред вид следното:

Предявен е иск по чл.76 ал.1 т.1-3 от ЗМГО от „Т.С.” ЕООД против „Т.” АД ***. В исковата молба се твърди, че ищецът е страна по договор за изключителна лицензия за територията на Р.България на търговска марка „teсhem”, предоставена с договор от 01.10.2006г. от „Т.е. С.” ГмбХ за неопределено време. „Т.е. С.” ГмбХ е носител на правата по регистрирана търговска марка „teсhem”, фигуративна със заявка за класове: 9, 35, 37,39,42.

С договор за лицензия на търговска марка от 31.10.2008г. Т.С.” ЕООД бил предоставил на „Т.” АД изключителното и непрехвърляемо право да използва търговската марка „teсhem”,във връзка с извършване на дейността по отчитане и разпределение на разходите за потребена енергия за районите на гр.Шумен, гр.Русе и гр.Варна в срок от 1 година от датата на подписване, като било уговорено заплащане на лицензионно възнаграждение по 0,65лв. на разпределител, но не по-малко от 25 000лв. По реда на чл.139а от ЗЕ „Т.” АД било вписано с регистрация от 22.12.2008г. като упълномощен представител на производител „Техем” и „Сименс”.С писмо от 20.11.2009г. „Т.С.” ЕООД уведомява М. за прекратяване на отношенията си с „Т.” АД и искане за отписването му от Регистъра по чл.139а от ЗЕ. Относно уредите „teсhem”. Издадена е заповед на Министъра на М. за отписване от регистъра, влязла в законна сила след обжалване от „Т.” АД пред ВАС.

Ищецът счита,че вписването на „Т.” АД в регистъра по чл.139а ЗЕ показва явното намерение да ползва търговската марка за един по-дълъг период от време, което се явява недобросъвестно и нарушава правата на ищеца по търговската марка. „Т.” АД не изпълнявало задължения по договора за лицензия от 31.10.2008г.,като не плаща договореното възнаграждение. Изпратена е нот.покана на 14.10.2009г. за доброволно плащане,но не са предприети действия по изпълнение на договора.

В исковата молба сочи, че през периода 06.11.2009г./изтичане на срока за доброволно изпълнение-05.07.2011г./влизане в сила на заповед на Министъра на М./ ответникът продължавал да извършва действия по отчитане, обслужване и разпределение на разходите за потребена енергия за районите на гр.Шумен, гр.Русе и гр.Варна по изрично разваления договор за лицензия.

Счита, че ответникът използва марката „teсhem” незаконно и в нарушение на чл.73, ал.1 от ЗМГО.Ищецът твърди,че е претърпял вреди от неправомерното използване на марката, които се равнявали на цената за ползваната лицензия за 1 година за периода от 2008-2009г. в размер на 25 000лв., неустойка-10 000лв.,търпи щети и от ненавременно отписване на „Т.” АД от регистъра по чл.139а от ЗЕ.

Моли да бъде установен факта на нарушението и да се преустанови неговото извършване, както и да се осъди ответника да заплати обезщетение за нанесените вреди за 1 година в общ размер от 35 000лв., както и мораторни лихва върху сумата, считано от 06.11.2009г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно със законна лихва.

С отговора на исковата молба, ответникът оспорва предявените искове. Твърди нищожност на договора за лицензия от 31.10.2008г.,поради противоречие със закона. Сочи, че има договор за цесия от 31.10.2008г., който е взаимосвързан със сключения на същата дата договор за спогодба и договор за лицензия от 31.10.2008г., чрез който се уреждат трайните търговски взаимотношения. Твърди,че по договора за цесия са платили на ищеца първите две вноски от договорената цена от общо 250 000лв.В съдебно производство между страните, развило се пред ОС-Русе, във връзка с възражение за нищожност на договора за цесия,били приети доказателства, че длъжникът по цедираното вземане „Топлоснабдяване-Русе” ЕООД е прекратено дружество поради смъртта на едноличния собственик и отказ на наследниците му да поемат дейността. Това наложило „Топлоснабдяване-Русе” ЕАД да сключи договор с ответника за извършване на дялово разпределение на ТЕ.

Излага доводи относно сключването на договор за цесия между страните, наложило се от измененията в ЗЕ с приемането на нов чл.139а, при което договорът бил привиден,т.к. прикривал друга сделка, с която ответникът се е задължил да плати на ищеца /цедент/определена сума, за да приеме той да сключи договор за лицензия та търговската марка „teсhem”.В тази връзка ОС-Шумен по т.д.№748/2010г. приел,че договорът за цесия е привиден и като симулативна сделка е нищожен. Ответникът сочи, че основната цел при сключване на договора от 31.10.2008г. било получаване пред М. на писмено съгласие от производителя на ел. разпределители „teсhem”,в процеса на отчитане и разпределение на разходите за потребена ТЕ, а не ползване на търговската марка „teсhem”.

Ответникът признава, че отчита показания от уреди за търговско измерване и отчитане с марка „teсhem”, които били собственост на трети лице-потребители на ТЕ в сграда етажна собственост.

Съдът като разгледа наведените от страните доводи и събраните по делото доказателства, намира следното:

По делото е безспорно, че титуляр на правата по регистрираните словни и фигуративни марки „techem” със защита на цялата територия на Европейския съюз, включително Р. България, е „Т.е.

С.” ГмбХ, Германия, който е лицензирал дъщерното си дружество в България. Не се оспорва и сключеният ищеца „Т.С.” ЕООД и ответника „Т.” АД Договор за лицензия от 31.10.2008 г. Не се оспорва и съдържанието на договора за лицензия от 31.10.2008 г.

Със сключения договор за лицензия от

31.10.2008 г. „Т.” АД е поело задължения за заплащане на възнаграждение за предоставеното право на ползване, което се определя на база броя обслужени разпределители, като „Т.” АД е следвало да удостоверява c протоколи броя на доставените и монтирани уреди и да предаставя копия на ищеца.В т. 5.2 от договора страните са се съгласили, че независимо от общия брой обслужени разпределители годишният размер на лицензионното възнаграждение не може да бъде по-малък от 25 000 лв.

Задължението за заплащане от страна на „Т.” АД не било изпълнено, като това за предоставяне на копия от протоколи и не извършвало плащания, което дало основание на „Т.С.” ЕООД да изпрати нотариална покана на 14.10.2009 г., връчена на 23.10.2009 г. Последвало и предупреждение, че в случай на неизпълнение на описаните действия договорът за лицензия следва да се счита за развален по вина на „Т.” АД и последното следва на преустанови дейността по отчитане, обслужване и извършване на дялово разпределение на уреди с марка „techem”. Предвид липсата на ответни действия от страна на „Т.” АД, Т.С.” ЕООД с Писмо вж № 26-Т-266/20.11.2009 г. е уведомило М. за прекратяване на лицензионните отношения с „Т.” АД и е поискало последното дружество да бъде отписано от регистъра по чл. 139а от ЗЕ, относно уредите с марка „techem”. Издадена е заповед на министъра (M3) № РД-16- 1068/15.12.2009 г. за отписване на ответника. „Т.” АД, влязла в законна сила през 2011г., след обжалването пред съда. Следователно считано от 15.12.2009 г. „Т.” АД няма право да извършва услугата дялово разпределение с уреди марка „Техем”, поради отнемане на дадения лиценз от страна на „Т.С.” ЕООД.

От представените от „Т.-р.” АД договори, сключени с „Т.” АД се установява, че в приложение № 2 към Договори за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия № Д-520/13.12.2009 г. и № Д- 447/02.11.2010 г., сключени за неопределен срок, изпълнителят по договора „Т.” АД декларира, че ще предлага услугите по отчитане и разпределяне на топлинна енергия, вкл. и съпътстващите услуги по поддръжка на уреди за топлоразпредели с марка Techem и топломери марка Techem.

За изясняване на делото от фактическа страна, съдът допусна изслушване на съдебно-маркова и съдебно-счетоводна експертизи. Изслушана по делото съдебно-марковата експертиза установява, че 3 марки са регистрирани със словен елемент „techem” – комбинирана, комбинирана марка на Общността и словна марка. Комбинираната е с приоритет от 21.04.1993г.от национална немска заявка и е регистрирана в България за стоки от клас 09 и 35. Марката е защитена в цвят и плътни стандартни малки букви. На територията на Бъргария е имала действие до 07.05.2013г. Комбинираната марка на Общността е регистрирана на 30.11.2000г. за стоки от клас 9- уреди за измерване, регистриране и наблюдение, разпределение на разходи за отопление и топломери и от класове 35, 37, 42 между които услуги за отчитане и изготвяне на сметки за потребление на отопление и услуги по инсталиране на разпределители на разходи за отопление и топламери.

Има действие на територията на България до 21.05.2019г. Словната марка на Общността е регистрираната на 10.06.2009г. за стоки от клас 9 и класове 35, 37 и 42. Има действие на територията на България до 31.10.2018г. Според експерта ответникът е отчитал индивидуални разпределители на топлинна енергия, които произхождали от притежателя на марката. Липсвали данни, ответникът да е предлагал за продажба стоки включени в обхвата на правната закрила на процесните марки, както и да е предлагал и предоставял услуги включени в обхвата на закрила на процесните марки или на стоки и услуги с объркващо сходен знак. Не се установява и да е внасял или изнасял стоки с объркващо сходен знак. Не било установено и ползване на търговски книжа и реклами с объркващо сходен знак. Първоначалното заключение е оспорено от ищеца, поради което при конкретно формулирани задачи свързани с предмета на спора, съдът е допуснал допълнителна СМЕ. В допълнителната експертиза, вещото лице констатира, че е налице сходство между стоките „разпределители на разход за отопление и топломери”,клас 9 и услуги „инсталиране, подмяна, поддръжка и ремонт на разпределители на разход отопление и топломери”, акто и че съществува свързано сходство между обобщената група стоки „уреди за измерване, регистрира наблюдение” и конкретните услуги от класове 35, 37, 42. Вещото лице констатира сходство между конкретната стока „разпределители на разходи за отопление и топломери” и извършваните от ответника специфични услуги по инсталиране, поддръжка, ремонт, отчитане и изготвяне на сметки за потребление. Експерта е на мнение, че ако услугата „отчитане и разпределение на разходите за потребена енергия” не се извършва под марка, която да е идентична или сходна на марката на производителя на съответния уред, не съществува вероятност за объркване на потребителите по смисъла на Регламент 207/2009 и ЗМГО относно търговския произход на предоставяната услуга. Ако услугата „отчитане и разпределяне на разходите за потребена енергия” се извършва от лице, което не е упълномощено от производителя на съответния уред за дялово разпределение, предвид изискванията на ЗЕ, вещото лице заключава, че съществува вероятност за объркване на потребителите, че това лице е официален представител на производителя.

По делото е изготвена и приета съдебно-счетоводна експертиза, която констатира, че по данни от „Т.-р.” ЕАД от страна на „Т.” АД са обслужвали 398 516 бр. разпределители с търговската марка „techem” в периода м. 11.2008 - м.04.2011 г. Вещото лице констатира, че уредите са ползвани за период от 18 месеца и дължимата сума за този период е в размер на 37 500 лв., а дължимата мораторна лихва, считано от 06.11.2009 г. до завеждане на исковата молба, е 15 420,34 лв.

По допуснатата и приета по делото СТЕ, вещото лице констатира, че с цел създаване на по-точни и по-качествени продукти всяка фирма производител на уредите за дялово разпределение топлинна енергия създава голяма база данни с включени в нея емпирични зависимости за определяне на коефициентите на оценяване и връзката между тях, отговаряща точно и само за произведените от нея уреди за дялово разпределение. Всяка фирма-производител създава информационен масив с данни, които съдържат важни за отчета на уредите и извършването на дялово разпределение. СТЕ констатира, че не може да се извършва монтаж, програмиране и вярно дялово разпределение по уреди “Techem” без употребата на специално разработените ноу-хау, софтуер и други технически средства. Тъй като всеки производител е решил по различен начин коригирането на отчетените от уреда дялови единици и съответно точно формиране на потребената топлинна енергия, както и правилното изготвяне на дялово разпределение.