Решение № 98 от 24.02.2021, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 98 гр. София , 24.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 6-ТИ ТЪРГОВСКИ в публично заседание на трети февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Членове:

Иван Иванов

Зорница Хайдукова

Валентин Бойкинов като разгледа докладваното от Зорница Хайдукова Въззивно търговско дело № 20201001002633 по описа за 2020 година

Производството е по чл. 258 ГПК - чл. 273 ГПК.

Образувано е въззивна жалба на ответника „Клийн“ ЕООД срещу решение № 1293/04.09.2020г. по т.д. 1549/2019г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI – 8 с-в, с което е уважен предявеният от „Ийст Ентърпрайз“ ООД срещу ответника „Клийн” ЕООД иск по чл. 124, ал. 4, изр.

2-ро ГПК, вр. чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ и е признато за установено, че „Клийн“ ЕООД е действал недобросъвестно при подаването на 28.08.2008г. в Патентното ведомство на Република България на заявка за регистрация на марка “HD Home Detail”(комбинирана) с рег. № 000***/30.08.2011г. на Патентното ведомство на Република България и ответникът е осъден да заплати на ищеца разноските по делото. Жалбоподателят поддържа обжалваният съдебен акт да е необоснован с доводи да липсва пълно и всеобхватно обсъждане на събраните по делото доказателства, както и да не са обсъдени доводите на ответника по депозирания писмен отговор. Излага в резултат от осъществения недобър анализ на доказателствата по делото съдът да е достигнал и до грешни правни изводи. Сочи коректният анализ на събраните гласни доказателства при разпита на св. Т. В. да потвърждава в пълна степен съображенията на ответника за неоснователност на предявения 1 иск. Оспорва като необосновани изводите на съда ищецът да е доказал по делото да е наложил на пазара използването на процесния знак за продажба на стоки на едро и дребно. Отделно от това поддържа в случай, че последните твърдения на ищеца се докажат, същият да има правната възможност да подаде опозиция за регистрация на марката на ответника, или сам да подаде заявление за регистрация на марка, което не се установява по делото. Сочи и при сравняването на двата знака да не е достатъчно да се извършва визуална проверка за сходството или идентичността им, а е необходимо да се извърши проверка и за какви стоки и услуги са ползвани, респективно регистрирани знаците. Излага притежаваната от него марка да е за услуги по реклама и същата да не е от естество да накърни правата на ищеца за използване на същия знак за класа продажба на стоки на едро и дребно. Сочи с обжалваното решение да е прието в отклонение от нормата на чл. 9 ЗМГО/отм./ обратно разрешение, а именно, че от значение е реалното използване на знака. Излага притежателят на търговска марка да не е задължен да извършва, каквато и да е дейност, като включително може да предостави ползването на марката под лицензия на трето лице. Поддържа, доколкото уважаването на иска има за възможна последица заличаването на марката на ответника, то необходими предпоставки за последното да са установяване на идентичност на знака на ищеца и марката на ответника, наличието на сходство на стоките и услугите на двете страни и наличието на вероятност от объркване за потребителите.

Сочи по делото да се установява марката на ответника да е регистрирана за услуги, различни от стоките на ищеца, както и да не е налице вероятност от объркване на потребителите, предвид на което поддържа искът да е неоснователен. Излага текстът на чл. 26, ал. 5 ЗМГО /отм./, с който се въвежда понятието действителен собственик, да е изменен с ДВ бр. 19, от 2010г., в сила от 10.03.2011г., предвид на което и към датата на подаване на процесната заявка няма как ответникът да е знаел, че ищецът е действителен притежател на процесния знак. Поддържа и ищецът да е бил дистрибутор на стоки с поставен знак на регистрирана в Германия търговска марка, по която причина последният е действал като агент или представител, а не като действителен притежател на марката. В обобщение сочи по делото да не се установява да е бил недобросъвестен при подаване на заявка за регистрация на процесната марка. По изложените доводи моли за отмяна на решението в обжалваните му части и постановяване на друго, с което предявените искове 2 да бъдат отхвърлени като неоснователни. Претендира присъждане на разноски по делото. Прави възражение за прекомерност на претендирания от насрещната страна разход за адвокатско възнаграждение.

Въззиваемата страна, „Ийст Ентърпрайз“ ООД, оспорва въззивната жалба на ответника като неоснователна. Излага обжалваният съдебен акт да е обоснован от подробни и съответни на събраните по делото доказателства мотиви, като съдът е отговорил и на всички поддържани с писмения отговор на ответника доводи и възражения. Поддържа съдът да е обсъдил поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства – заключения по три експертизи, писмени доказателства и събраните гласни доказателства, включително като е отчел евентуалната заинтересованост на двама от свидетелите. Сочи да е невярно оплакването по жалбата на ответника, че съдът не е сравнявал използвания от ищеца знак и регистрирания такъв като търговска марка на ответника, и напротив съдът е изложил мотиви знаците да са идентични като се е основал на приетата по делото и неоспорена СМЕ.

Излага съдът да е анализирал и кръга от стоки, които са част от търговската дейност на ищеца и ответника, в която насока е кредитирал и допълнителното заключение по СМЕ. Оспорва доводите по жалбата на ответника, че не може да бъде формиран извод за недобросъвестност и накърняване на права на ищеца, доколкото марката на ответника е регистрирана за услуги, различни от предлаганите със същия знак стоки. Цитира практика на СЕС досежно дефинирането на понятието недобросъвестност и в частност, че наличието на последната в поведението на заявителя следва да се преценява цялостно като се изследват всички относими фактори, а идентичността на стоките и услугите е само един от възможните такива. На самостоятелно основание поддържа ответникът сам с подадена от него опозиция по заявление на ищеца за регистриране на процесния знак като търговска марка за стоки от клас 21, да е възразил, че марката за производство и продажба на стоки е необходима за предоставянето на услугите по регистрираната от него марка от клас 35, с което е признал взаимосвързаността между последните. По тези доводи поддържа ответникът, като е знаел за предлаганите от ищеца стоки с последния знак, да е действал недобросъвестно при заявяване на същия знак за регистриране за свързани услуги, което е и използвал по – късно с подадена от него опозиция срещу заявлението на ищеца да регистрира ползваният от 3 него знак като търговска марка. Оспорва като неверни и доводите на жалбоподателя ответник, че реално ищецът не установява да е ползвал процесния знак като свой за обозначаване на произвежданите от него и продавани стоки, а да е ползвал знака със съгласието на собственика му – дружество, регистрирано в Германия. Поддържа тези твърдения на ответника да се опровергават от всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност – ССчЕ, СМЕ и свидетелски показания, от които се установява ищецът да е развивал самостоятелна търговска дейност и процесният знак да е използван за обозначаване на стоките, предмет на тази дейност, а не, както твърди ответникът, по причина, че е бил дистрибутор на немско дружество, което не е и имало регистрация за осъществяване на дейност и използване на марката на територията на Република България. По изложените доводи поддържа по делото да се установява недобросъвестността на ответника при заявяване за регистрация на процесната марка, предвид на което и обжалваното решение, с което искът му за установяване на последната е уважен, е правилно. Моли да бъде потвърдено. Претендира присъждането на разноски по делото.

Депозирана е и частна жалба от „Ийст Ентърпрайз“ ООД срещу постановеното по реда на чл. 248 ГПК определение № 260943 от 26.10.2020г. по т.д. 1549/2019г. по описа на СГС, ТО, VI – 8 с-в, с което съдът е оставил без уважение молбата на „Ийст Ентърпрайз“ ООД за изменение на решението в частта за разноските. Жалбоподателят поддържа обжалваното определение да е неправилно предвид постановяването му в противоречие на смисъла на националния закон – чл. 78, ал. 5 ГПК, практиката на СЕС, и с оглед неговата необоснованост и неотчитане на предмета на делото, неговата сложност и реално престирания труд от адвоката, който в случая се явява съответен на договорения с клиента при условията на свобода на договарянето размер.

Сочи националната уредба, а и практиката на СЕС, вкл. по решение от 28.07.2016г. по дело С – 57/2015г., да уреждат правото на страната да и бъдат възстановени сторените от нея разноски, включително адвокатски хонорар, когато последният е разумно определен. Излага и първоинстанционният съд да е отчел, че делото се ползва с известна фактическа и правна сложност, но вместо да съобрази реално престирания труд от адвоката във връзка с реализирания от страната разход за заплащане на възнаграждение за 4 последния, единствено се е позовал на установени с Наредба 1/2004г. на ВАС минимални размери на адвокатските възнаграждение по неоценяем иск.

Поддържа с решение от 23.11.2017г. по присъединени дела С -427/2016г. и С – 428/2016г. Съдът на ЕС да е имал повод да се произнесе, че национална уредба, като тази по Наредба 1/2004г. за определяне на минимални размери на адвокатските възнаграждение ограничава конкуренцията в рамките на вътрешния пазар по смисъла на чл. 101, параграф 1 ДФЕС. В този смисъл излага и обжалваното определение на съда, което се основава само на цитиране на същата наредба да е противно на нормите на правото на ЕС, които са от по-висок порядък, и само на това основание да следва да бъде отменено като неправилно. Жалбоподателят поддържа и извършеният по делото труд от адвоката, за който на последния се дължи възнаграждение, да е съответен на уговореното и заплатено от страната такова в размер на 2 640 лв. с вкл. ДДС и неправилно последното е намалено на 720 лв. с вкл. ДДС с обжалвания съдебен акт. По тези доводи моли за отмяната му и за постановяване на друг, с който да му бъде присъден пълния размер на заплатения разход за представляването му от адвокат.

Ответникът, „Клийн“ ЕООД, оспорва частната жалба като неоснователна. Поддържа обжалваният съдебен акт да е правилен и обоснован.

При изпълнение правомощията си по чл. 269 ГПК настоящият въззивен състав намира обжалваното решение за валидно, допустимо и правилно по следните мотиви:

Видно от сезиралата съда искова молба ищецът е заявил искане до съда за установяване недобросъвестност на ответника „Клийн“ ЕООД при подаването на 28.08.2008г. в Патентното ведомство на Република България на заявка за регистрация на марка “HD Home Detail”(комбинирана) с рег. № 000***/30.08.2011г. на Патентното ведомство на Република България .

При така очертания предмет на спора правилно според настоящия състав на съда първоинстанционният съд е дал правна квалификация на иска като е подвел последния под нормата на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ като приложим към отношенията материален закон, доколкото с приетия след датата на подаване на процесната заявка Закон за марките и географските 5 означения, обнародван в ДВ бр. 98 от 13.12.2019г., не е придадено обратно действие на разпоредбите му по смисъла на чл. 14 ЗНА.

Приложим акт от правото на ЕС и при съобразяване на задължителната практика на Съда на Европейския съюз по решение от 29.01.2020г. по дело С – 371/18г. и решение от 08.05.2014г. по дело С – 591/12г. е действалото материално право към датата на процесната заявка – 28.08.2008г., който в случая е Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, която е отменена считано от 28.11.2008г. с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008г.

Противно оплакванията по жалбата на ответника настоящият състав на съда приема ищецът „Ийст Ентърпрайз“ ООД с изложените с исковата молба твърдения да е обосновал легитимацията си на ищец по уредения в закона – чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ иск за установяване на факт с правно значение, предвид изложените от него обстоятелства да е използвал знакът, регистриран от ответника като търговска марка, за означаване на продавани на едро и дребно от него, собствени нему, стоки от клас 21 и 28 от Ницката класификация преди датата на заявката на ответника. Интересът от предявяване на иска е обоснован и с твърденията за знание у ответника, че знакът се ползва от ищеца за периода от 2007г., когато ответникът е закупувал от него стоки, обозначени с процесния знак, които ответникът е продавал в своите магазини на дребно. Изрично са въведени твърдения и за недобросъвестно поведение на ответника, изразяващо се в намерение да присвои чуждата марка и използва същата за продажба на стоки от същия или сходен вид в неговите магазини. Доводите за недобросъвестност на ответника са допълнени и с поведението му по повод на подадена от ищеца заявка за регистрация на ползваният от него знак, по която заявка ответникът е подал опозиция, позовавайки се на своите права по регистрираната търговска марка № 000***/30.08.2011г., макар и за други класове услуги, като е поддържал да е налице обвързаност между заявения клас за стоки на ищеца и предлаганите услуги от ответника.