Определение № 194 от 01.02.2024, Върховен касационен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 194 гр. София, 30.01.2024 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 1-ВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Ирина Петрова

Членове:

Десислава Добрева

Мария Бойчева като разгледа докладваното от Ирина Петрова Касационно търговско дело № 20238002900841 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца „Бробет Лимитед“ - дружество, регистирано съобразно законодателството на Република Малта, срещу решение № 694 от 07.11.2022г. по в.т.д.№ 658/2022г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решението по т.д.№ 67/2011г. на СГС, ТО, 17 състав, с което са отхвърлени предявените срещу „Ефбет“ ООД, гр.София искове:

-с правно основание чл.116,ал.1,т.1 във вр. с чл.113 ЗМГО за признаване за установено, че „Ефбет“ООД е извършило нарушение на правата на регистрирани търговски марки като е използвало в търговската си дейност словен знак „Ефбет“ като фирмено наименование, който е сходен с притежаваните от ищеца права върху търговски марки: 1/ комбинирана търговска марка със словен елемент „efbet”, регистрирана с № 00080548 в Патентно Ведомство на Република България, за стоки и услуги от клас 9 и 41 според класификацията по Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите със срок на действие на регистрацията до 19.01.2031 г.;

2/ комбинирана търговска марка със словен елемент „efbet”, регистрирана с рег. № 010818748 в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба, със срок на действие на регистрацията до 18.04.2032г.;

1

3/ комбинирана търговска марка със словен елемент „ефбет”, регистрирана с рег. № 017570979 в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба, със срок на действие на регистрацията до

07.12.2027г.

- с правно основание чл.116,ал.1, т.2 ЗМГО за осъждане на „Ефбет“ ООД да преустанови да извършва нарушение на правата върху същите търговски марки като използва знака като фирмено наименование.

В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно на основанията, визирани в чл.281 ГПК. Оплакването за нарушение на материалния закон е въведено с оглед неправилния според касатора извод на въззивния съд, че „Ефбет“ ООД не е осъществявало търговска дейност по начин, засягащ основните функции на процесните марки, и респ., използвайки фирмата си, не е накърнило изключителните права на „Бробет Лимитед“.

Поддържа се, че дори тези изводи да бъдат възприети, то в хипотезата на чл.

13, ал. 1, т. 3 от ЗМГО е ирелевантно дали знакът е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, с оглед на което и използването на знака в търговската дейност в тази хипотеза само по себе си е достатъчно, за да се приеме, че е налице нарушение по смисъла на чл. 113, ал. 1 от ЗМГО, тъй като съгласно изричното правило на чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗМГО, използването на даден знак като търговско наименование е приравнено по силата на закона на използването на знака в търговската дейност. Според касатора обстоятелството, че ответникът използва фирменото си наименование и следователно използва знака в търговска дейност в случая е безспорно, безспорно е, също така, че това използване става без съгласието на притежателя на марките – ищцовото дружество. Нарушението на материалния закон е обосновано и с довода, че разпоредбите на ЗМГО следва да бъдат тълкувани систематично и във връзка с императивното правило на чл. 7, ал. 5 ТЗ, съобразно което, фирмата на търговеца не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея , следователно установената в ТЗ забрана не е поставена под условие търговецът да осъществява каквато и да било дейност, още по-малко тази дейност да е свързана със стоките или услугите, за които регистрираните марки ползват закрила. Касационното оплакванеза съществено нарушение на съдопроизводствените правила е обосновано с 2 довода, че съдът в нарушение на чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК, не е основал изводите си на събраните по делото доказателства и твърдения на страните, които са оставени без обсъждане. Поддържа се твърдение за необсъждане на оплакванията, наведени във въззивната жалба и игнориране на релевантни доказателства, счетени за неотносими за решаването на спора.

Отговор за касационната жалба не е постъпил.

За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

По делото е безспорно, че:

1/По подадена на 19.01.2011г. заявка в ПВ е регистрирана с № 00080548 на комбинирана търговска марка, представляваща изображение, състоящо се от словния елемент „efbet”, в който буквите „e“ и „f“ са изписани с по-голям размер и са с удебелен шрифт, като в горната част на буквата „e“ в полукръг са изобразени три черни петолъчни звезди. Регистрацията на марката е за стоки и услуги от клас 9 и 41 според Ницката класификация, а в клас 41 са посочени услугите по организиране на лотарии, организиране на он-лайн залагания, информационни услуги в областта на развлеченията и хазартните игри, организиране на он-лайн игри в глобална компютърна мрежа, осигуряване на услуги в зали с игрални автомати и хазартни игри.

В регистъра на марките, воден от ПВ, на 28.04.2016 г. е извършено вписване на прехвърляне на правото върху тази марка от „Еврофутбол Лимитед“, Малта на „Евро Изток“ ЕООД, чието ново наименование е „Ефбет“ ООД.

Към момента това право се притежава от ищеца „Бробет Лимитид“ , който го е придобил от „Ефбет“ ООД въз основа на договор за прехвърляне на търговски марки от 08.11.2017 г. , съответно на 21.11.2017г. е извършено вписване в регистъра на марките на това прехвърляне на правото върху марката н а Еврофутбол Лимитед“, Малта, чието ново наименование е „Бробет Лимитед“, Малта.

2/ По подадена заявка от 18.04.2012г. в Службата на ЕС за интелектуална собственост е регистрирана марка с рег. № 010818748, за услуги от клас 41 от Ницката класификация, като срокът на действие на регисрацията е до 18.04.2032 г. Тази марка се състои от словен елемент 3

„efbet”, изписан в характерен шрифт на латиница с малки букви, като над първата буква „e“ в полудъга са разположени три петолъчни звезди, които са фигуративни елементи, т.е марката е комбинирана. Правата върху тази марка са също предмет на договора от 08.11.2017г. с прехвърлител „Ефбет“ ООД и „Еврофутбол Лимитед“.

3/ С рег. № 017570979, по подадена заявка от 07.12.2017 г., за услуги от клас 41 от Ницката класификация в Службата на ЕС за интелектуална собственост е регистрирана марка „ефбет“ със срок на действие на регистрацията до 07.12.2027г. В регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост като лице, което притежава правата върху тези две марки е вписано ищцовото дружество „Бробет Лимитид“, Малта.

„Евро Изток“ с ЕИК 200382071, е вписано в Търговския регистър на 23.09.2008 г., като, считано от 28.04.2016г. фирмата на същото е променена на „Ефбет“ ООД, което е и настоящото фирмено наименование на ответника.

Предметът на дейност е организиране на лотарии, томболи, числови лотарийни игри, залагания върху резултати от спортни състезания, букмейкърска дейност, организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, изграждане и експлоатация на заведения за хазартни игри, вътрешна и външна търговска дейност. На 21.06.2021г. на извънредно общо събрание на съдружниците в „Ефбет“ ООД е взето решение за промяна на фирменото наименование на „НМ Гейминг“ (NM Gaming), което не е вписано по партидата на търговеца (по причина, съгласно твърденията на ответника в отговор на исковата молба, че сметките за дружеството са запорирани и за всяко едно плащане на държавна такса, е необходимо предварително разрешение от НАП).

Видно от представената по делото, изходяща от ищеца до ответника покана за преустановяване ползването на търговската фирма „Ефбет“ от 07.06.2021г., през март 2016г. е б и л сключен договор между „Ефбет“ и „Бробет Лимитед“ (тогава носещо фирменото наименование „Еврофутбол Лимитед“) за прехвърляне на правата върху националната търговска марка с рег.№ 00080548 и върху марката на ЕС с рег.№ 010818478, а на 08.11.2017г. между същите страни е сключен нов договор, с който правата върху двете марки са прехвърлени обратно на „Бробет Лимитед“ (тогава носещо фирменото наименование „Еврофутбол Лимитед“).

4

Сезирана с жалба на ищеца, въззивната инстанция е споделила извода на първоинстанционния съд, че трите процесни марки са регистрирани на 10.05.2012г., 05.12.2012г. и 18.04.2018г. и към завеждането на иска се притежават от ищеца.

Въззивната инстанция е обсъдила твърдението в исковата молба, че нарушението на правата на ищеца върху трите търговски марки е извършено от ответника за периода след 2017г., когато тези марки са прехвърлени от ответника в полза на ищеца, и продължава и понастоящем. Изложила е, че през този период са действали както отмененият ЗМГО, така и новият ЗМГО, регулиращ същата материя . Обсъдено е, че че макар отмененият ЗМГО да не забранява изрично използването на фирм ено наименование, идентично или сходно с регистрирана търговска марка, с влизането в сила на чл. 7, ал. 5 ТЗ през 2011г., е разширена закрилата на правото на търговска марка по отменения ЗМГО. Така за нарушение на правото върху търговска марка е признато и действието по използване в търговската дейност като фирмено наименование на знак, идентичен или сходен, без съгласие на притежателя на марката. Съответно, с влизане в сила на действащия ЗМГО изрично е признато за нарушение на изключителното право върху марка и използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от тях - чл.13,ал.2,т.4 ЗМГО.

При дължимото сравнение между използването на знака и марката, за установяване дали те са идентични или сходни като необходимо условие за преценката дали използването от ответника на знака „Ефбет“ като фирмено наименование представлява нарушение върху правото върху регистрираните три комбинирани марки, е споделен изводът на СГС за липса на идентичност между която и да е от регистрираните национална и две марки на ЕС и знака, който ответникът ползва като фирмено наименование.

При изследване на словните елементи е преценено, че те са доминиращи и отличителни и е налице висока степен на сходство между фирмата на ответника и регистрираните марки; че словният знак Ефбет“ и словният елемент от по-късно регистрираната марка на ЕС „ефбет“ са сходни във визуално отношение и са идентични в звуково и смислово отношение, тъй като думата, от която се състои словният компонент на марката , се съдържа 5 изцяло в знака, като и в двата елемента тя е изписана на кирилица, произнася се по един и същи начин и има едно и също звучене. Обсъдено е, че разликата във визуално отношение се изразява единствено в това, че при знака думата е изписана изцяло с големи букви, а в марката с малки, която разлика е счетена за несъществена и неопределяща при цялостното възприемане на словната част на марката и знака от потребителя, който остава с впечатление, че се касае до един и същи по съдържание текст. Обосновано е, че във визуално, смислово и фонетични отношение е налице много високо по степен сходство между словния елемент на регистрираната марка на ЕС и използвания от ответника знак.

На следващо място е осъществена преценката, която (наред с наличието на сходство между знака, който ответникът използва като фирмено наименование, и процесните три регистрирани търговски марки) е приета за значима за извода за „използване на процесните марки“ по смисъла на чл. 13 ЗМГО - отм. и чл. 13 ЗМГО от 2019г. - дали използването на знака като търговско наименование се прави от ответника в търговската му дейност за целите на отличаването с него на определени стоки или услуги.

Изведено е, че простото регистриране на търговско наименование, идентично или сходно с притежавана от друг правен субект търговска марка, за идентични или сходни стоки и/или услуги с тези, предмет на търговската дейност на регистриращия фирменото наименование търговец, не изчерпва състава на нарушение правото на търговска марка, а такова ще е налице, когато начинът на използване на регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на търговската марка функции, а именно: използването й е по начин, свързващ го с предлаганите стоки и/или услуги, придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по произход и създаващ вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на фирменото наименование, използвано като знак и търговска марка. Прието е, че в конкретния случай, ищецът не е изложил твърдения, както и не е ангажирал доказателства в обратната насока, а именно, че ответникът извършва търговска дейност чрез предлагане на стоки и/или услуги, индивидуализирани чрез фирменото му наименование, въз основа на което е формиран извод за недоказаност на иска по чл. 116, ал. 1, т.