Решение № 1570 от 15.12.2023, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1570 гр. София, 15.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-4, в публично заседание на шестнадесети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Никола Чомпалов при участието на секретаря Анелия Й. Груева като разгледа докладваното от Никола Чомпалов Търговско дело № 20231100900774 по описа за 2023 година

СГС е сезиран с искова молба от „Е.Г.Т.“ ООД, с която са предявени срещу „В.Г.“ ЕООД искове с правно основание чл.116 ал.1, т.1, т.2 и т.3 ЗМГО. Твърди се от ищеца, че притежава правата върху търговските марки “BURNING HOT”, която включва защита за класове 9, 28 и 41, “20 BURNING HOT”, която включва защита за класове 9 и 28, “40 BURNING HOT”, която включва защита за класове 9 и 28 и “100 BURNING HOT”, която включва защита за класове 9 и 28. Сочи се, че тези марки се използват в търговската дейност на ищеца за означаване на предлаганите от него слот игри в казина и игрални зали, включително и онлайн, но е установено, че ответникът нарушава правата му върху марките чрез извършване на фактически действия по предлагане на слот игра под знака “Burning sky” чрез игрални машини, разположени в игрални клубове „Admiral”, управлявани от ответника.

Поддържа се, че е налице сходство между използвания от ответника знак и търговските марки на ищеца, а това сходство води до вероятност от объркване на потребителите на хазартни игри. Предлаганите от ответника хазартни игри с процесния знак са със сходен алгоритъм като игрите, предлагани от ищеца с процесните марки и визуално си приличат.

Навежда се довод, че отличителният елемент на неговите марки е думата BURNING, която се използва неправомерно от ответника, поради което потребителите могат да повярват, че означените със знака услуги на ответника и тези на процесните марки имат общ търговски произход. Иска се от ищеца да се установят фактите на нарушения на правата му върху всяка една от посочените по-горе марки, да се осъди ответникът да плати обезщетение в размер от по 20 000 лв. за всяко нарушение на правата върху марка, както и да бъде осъден да преустанови нарушенията, изразяващи се в предлагане на хазартни игри под знака “Burning sky” чрез игрални автомати и да се забрани да организира и предлага хазартни игри 1 под знака “BURNING” в комбинация с друг елемент.

Ответникът, призован по реда на чл.50 ал.2 ГПК, не е подал писмен отговор и не взема становище по исковете.

Представена е справка за марка от 20.04.2023 г. на Патентното ведомство, в която се сочи, че на 10.08.2020 г. е регистрирана от ищеца словната марка „BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9,28, и 41.

Представена е справка за марка от 20.04.2023 г. на Патентното ведомство, в която се сочи, че на 24.04.2017 г. е регистрирана от ищеца комбинираната марка „20 BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9 и 28.

Представена е справка за марка от 20.04.2023 г. на Патентното ведомство, в която се сочи, че на 24.03.2017 г. е регистрирана от ищеца комбинираната марка „40 BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9 и 28.

Представена е справка за марка от 20.04.2023 г. на Патентното ведомство, в която се сочи, че на 10.02.2017 г. е регистрирана от ищеца комбинираната марка „100 BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9 и 28.

Представени са фотоснимки, на които е изобразена сграда, на който е поставена реклама „Admiral”, както и игрални машини/автомати, на които е изобразено, че се предлага игра “Burning sky”.

Представено е писмо на „Н.И.Б.“ ЕООД и „В.Г.“ ЕООД, в което се сочи, че съвместно оперират игра с наименование “Burning sky”, инсталирана на игрални автомати в управлявани от тях игрални клубове „Admiral”.

Представено е искане за заличаване на регистрация на марка от 28.07.2023 г. на “Novomatic AG” по отношение на словната марка “Burning”. Сочи се в писмото, че на територията на Република България „Novomatic AG” е продало игрални устройство с инсталиран софтуер, в който се включва и играта “Burning sky”, а „Н.И.Б.“ ЕООД е сред купувачите и предлага играта в неговите игрални клубове „Admiral”.

Установява се от заключението на съдебно-марковата експертиза, че по отношение на марките на ищеца “BURNING HOT”, “20 BURNING HOT”, “40 BURNING HOT”, и използвания от ответника знака “Burning sky”, е налице общ отличителен елемент – думата „Burning“, а втората прибавена дума „hot“ или „sky“ не могат да служат като отличителен елемент, защото на тях средният потребител не би отдал голямо значение, а би я възприел като нова марка на притежателя на фамилията марки. Освен това при словния елемент първата част преимуществено привлича вниманието на потребителя, а в случая първата дума е Burning. Цялостното фонетично впечатление от знаците е, че те са с висока степен на сходство, защото първият от елементите е идентичен, а знаците са със сходна дължина и се изговарят с еднакъв брой срички. Налице е и визуално сходство при изписването, както и смислово, което произтича от смисъла на думата Burning – горене. Стоките на знака 2

“Burning sky” е използван за електронни игрални автомати, игри на слот машини и видео лотарийни игри, които са идентични със стоките по клас 28 и са допълващи със стоките от клас 09 – хардуер и софтуер, а степента на сходство между стоките от клас 28 и знака на ответника е изключително висока. Вещото лице е констатирало, че и степента на сходство между услугите по клас 41 на регистрираните от ищеца марки и знака на ответника е изключително висока поради идентичен начин на пазарна реализация, защото страните предлагат хазартни игри, които са идентични като вид. Средният потребител би се затруднил при разпознаване и разграничаване на марките и е налице вероятност объркване.

За лицензионното възнаграждение.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Предмет на спора пред първоинстанционния съд са искове с правно основание чл. 116 ал.1, т.1, т.2 и т.3 ЗМГО.

Установи се от представените по делото доказателства - справки за марка от 20.04.2023 г. на Патентното ведомство, че ищецът е носител на правата върху словната марка „BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9,28, и 41, на комбинираната марка „20 BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9 и 28, на комбинираната марка „40 BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9 и 28 и на комбинираната марка „100 BURNING HOT” с класове по Ницската класификация – 9 и 28. В качеството на носител на правата върху процесните марки ищецът има право да ги използва в търговската си дейност, но и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в тяхната търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е идентичен или сходен на неговите марки и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марките са регистрирани, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марките – чл.13 ал.1, т.2 ЗМГО.

По делото е представено писмо, с което „Н.И.Б.“ ЕООД и ответникът „В.Г.“ ЕООД са заявили, че от 2014 г. оперират хазартна игра с наименование “Burning sky”, инсталирана на игрални автомати в управляваните съвместно от тях игрални клубове „Admiral”, а знакът “Burning sky” се показва на видно място по време на играта и на игралните машини.

Доколкото писмото съдържа извънсъдебно признание на неизгоден за ответника факт, съдът приема за установено, че в търговската си дейност ответникът извършва от 2014 г. фактически действия, които се изразяват в организиране и предлагане чрез игрални машини на хазартни игри, означени със знака “Burning sky”. Съдът приема, че ответникът с извършването на посочените в писмото фактически действия се явява източник на адресирано към потребителите на хазартни игри предложение – да играят на хазартна слот игра, означена със знака “Burning sky“, инсталирана на игрална машина в стопанисвани от него обекти -игрална зала/казино. Именно тези действия следва да се квалифицират като 3 използване по смисъла на чл.13 ал.1, т.2 ЗМГО.

Релевантен за основателността на иска за установяване на нарушението върху марките на ищеца е фактът на сходство между регистрираните от ищеца марки и посочения от него нарушаващ знак – “Burning sky”, чрез чието използване от ответника се осъществява по твърдения нарушението. Фактическите действия на ответника, в които по твърдения на ищеца се изразява нарушението на правата му, следва да се подведат под клас 41 по Ницската класификация – хазартни игри; услуги свързани с хазарт; хазартни услуги за развлекателни цели; услуги на казина; услуги за провеждане на игри и хазартни игри; услуги на зали с игрални автомати. В този смисъл съдът приема, че следва да се извърши сравнение между използвания от ответника знак “Burning sky“ и словната марка на ищеца „BURNING HOT“ с N 00109539, защото тази марка включва защита по 41 от Ницската класификация.

Останалите марки на ищеца не включват защита по клас 41, в който попадат извършваните от ответника неправомерни по твърдения действия, поради което само на това основание исковете за защита на тези марки следва да се отхвърлят. Този извод на съда се подкрепя от заключението на съдебно-марковата експертиза, в което в.лице е направило констатацията, че разположените в игрални клубове игрални машини служат единствено за предоставяне на хазартни слот игри на потребителите. Извършваните от ответника действия по предлагане на хазартни игри чрез игрални машини, които са въведени като фактическо основание на исковете, не нарушават правата на ищеца върху марка „20 BURNING HOT”, марка „40 BURNING HOT” и марка „100 BURNING HOT”, защото по отношение на тези марки не е налице използване в търговската дейност по смисъла на чл.13 ал.1 ЗМГО, доколкото те не включват защита за услуги по клас 41. В уточнителна молба от 16.05.2023 г. като нарушение се сочи единствено предлагането в игралните клубове „Admiral” на хазартни игри на игрални автомати, но не и производството или продажбата на софтуера за тях, респ. на самите игрални машини.

Словната марка е с по-широка закрила в сравнение с комбинираната марка, състояща се от словни и фигуративни елементи, защото може да се използва във всякакъв вид, който съдържа словната текствова част. Словна марка на ищеца „BURNING HOT“ с N 00109539 предоставя най-широка закрила, защото защитата обхваща всички включени в нея словни елементи.

Абсолютна предпоставка за регистрацията на марка е определен знак да притежава качеството „отличителност“ – чл.9 ал.1 ЗМГО, което се изразява в способността на знака на марката да служи за идентифициране на стоките и/или услугите, за които се отнася, като произхождащи от определено лице, както и да ги отличава от тези на другите лица. Водещо значение има степента на отличителност на марката на ищеца, но следва да се прецени и степента на заблуждаващо сходство между нарушаващия знак и регистрираната марка.

От заключението на съдебно-марковата експертиза се установява, че словният елемент „BURNING“ няма пряка описателна функция за предлаганите услуги, a това означава, че марката на ищеца има асоциативен, а не описателен характер. Отличителният елемент на 4 марката на ищеца, който изпълнява в най-пълна степен нейната отличителна функция - да служи за идентифициране на услугите, за които се отнася, като произхождащи от определено лице чрез разграничаване от услугите на другите лица, е словният елемент "BURNING", а другият словен елемент - "HOT", има указателни функции - указва на определена разновидност/вариантност. Словният елемент "BURNING" е изписан с главни латински букви и заема начално място в състава на марката, поради което и е основният отличителен елемент, имащ отличителна способност. Използваният от ответника знак „Burning sky“ включва част от знака на регистрираната от ищеца словна марка, защото съдържа словния елемент „Burning“, който е именно отличителната смислово и фонетично част от нарушаващия знак, по отношение на която прибавянето на думата „sky” би следвало да се възприеме като такава с пояснителен характер.

Както знакът на ищеца, така и знакът на ответника започват със словния елемент "BURNING", който има начална позиция в сравняваните знаци и обуславя у средния потребител общото впечатление, защото именно той привлича неговото внимание и оставя следа в съзнанието му. Това е елементът от двата знака, притежаващ смислова натовареност със значение на изгарящ, горя. Тази част от двата знака създава представа за горене и огън, защото като отличителен елемент определя и смисловото съдържание, поради което поражда една и съща смислова асоциация у потребителите.